ביטול רישום סימן מסחר בשל אי-שימוש

ביטול רישום סימן מסחר בשל אי-שימוש

סוגיית ביטול רישום סימן מסחר בשל היעדר שימוש בו מוסדרת בסעיף 41 לפקודת סימני מסחר, תשל"ב-1972, הקובע כדלהלן:
(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוכח שאי -השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים.
(ג) לענין סעיף זה יראו כל אחד מהמעשים המנויים להלן כאילו אין שימוש בתום לב בסימן מסחר:
(1) שימוש בסימן המסחר בישראל בפרסומת בלבד, בין בעתונות מקומית ובין בעתונות חוץ המגיעה לישראל, זולת אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות, לדעת בית המשפט או הרשם, שלא להשתמש בסימן על גבי טובין המיוצרים בישראל או הנמכרים כאן;
(2) ביטול רשות לשימוש בסימן שניתנה לפי סעיף 50, ליצרן בישראל זולת אם הרשות בוטלה עקב הפרת תנאים, או משום שנותן הרשות מתכוון לייצר בעצמו את המוצר שלסימונו נועד הסימן או לתת את הרשות ליצרן אחר בישראל.

ביום 16/6/2022 ניתנה החלטת כבוד רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר, מר אלון אופיר, במסגרת בקשה לביטול רישום סימני מסחר מספר 125724-125725, , שעיקרה בטענה להיעדר שימוש בסימני המסחר האמורים על-ידי הבעלים שלהם, Orange Brand Services Limited.

במסגרת החלטתו חזר כבוד הרשם אלון על הלכת בית המשפט העליון לגבי תכליתו של סעיף 41 לפקודת סימני המסחר לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר ומניעת האפשרות של רישום סימני מסחר על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או רצון לעשות בהם שימוש לצורכי מסחר (ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים בע"מ נ' PAGOTTE BEKLEIDUNGSF ABRIK PAULA GOT TES).

כבוד הרשם אלון קבע, כי הבעלים של סימני המסחר לא הביאה ראיות המתייחסות לשימוש בהם בישראל עבור סחורות או שירותים הכלולים בפרטות סימני המסחר בתקופה הקובעת (שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול) ואף לא קיבל את טענתה לפיה יש לראות בשימוש של ישראלים בחוץ לארץ בשירותים שלה כשימוש בסימני המסחר בישראל.

כמו-כן, כבוד הרשם אלון קבע, לגבי קיומן של נסיבות מיוחדות במסחר המצדיקות הותרת הרישום על כנו, כי על נסיבות מיוחדות אלו להיות אובייקטיביות ובלתי תלויות במעשיה של בעלת סימני המסחר, וכי אין לראות בהחלטה העסקית של בעלת סימני המסחר להפסיק את פעילותה בישראל כנסיבות אובייקטיביות שמנעו ממנה לעשות שימוש בסימני המסחר, ואף הגדיל וקבע כי "ככלל, אין לראות ב"החלטה עסקית" כנסיבה מיוחדת" אשר מצדיקה אי שימוש סימן מסחר רשום".

כבוד הרשם אלון גם דן בטענת בעלת סימני המסחר, לפיה נוכח המוניטין העצום שלה לטענתה בסימני המסחר והיותם סימני מסחר מוכרים היטב, ממילא, אף אם יימחק הרישום, צדדים שלישיים לא יוכלו לעשות שימוש בסימנים על-פי סעיף 46א(א) לפקודת סימני המסחר, ומשכך לטענתה אין כל תוחלת בבקשת המחיקה.

נקבע בעניין זה, כי גם אם תתקבל הטענה כי סימני המסחר הינם סימני מסחר מוכרים היטב וכי לבעלת סימני המסחר היה מוניטין בהם גם במועד הגשת בקשת הביטול, אין בכך בכדי להוביל למסקנה כי יש להותיר את רישומם בפנקס סימני המסחר על כנו.
עוד נקבע בעניין זה, כי דרישת השימוש יפה גם לסימני מסחר מוכרים היטב, ואין כל סעיף בפקודת סימני מסחר המחריג סימני מסחר מוכרים היטב מדרישת השימוש, וכי הותרת הרישום על כנו לגבי סימני מסחר שאינם בשימוש תעניק לבעלת סימני המסחר הגנה של סימן מסחר רשום – הגנה רחבה יותר מזו לה היא זכאית, ובנוסף תייבא לדין הישראלי את מוסד סימני המסחר ההגנתיים שאינו מוכר בדין הישראלי.

כבוד הרשם אף דן בטענת בעלת סימני המסחר, לפיה תכליתה של בקשת ביטול הרישום היא להכשיר את גזילת סימניה על-ידי מבקשת הביטול, ואין לשעות לבקשה שבאה בחוסר ניקיון כפיים.

נקבע בעניין זה, כי הפניה לביטול סימן מסחר רשום שלא נעשה בו שימוש על-ידי עוסק המבקש לעשות שימוש בסימן או בסימן הדומה לו עד כדי הטעיה היא כדין, וזכותה של מבקשת הביטול היתה לפנות בבקשה לביטול רישום סימני המסחר.
עוד נקבע, כי אם מבקשת הביטול תעשה שימוש בסימני המסחר בניגוד לדין, זכויותיה של הבעלים שלהם שמורות לה- כך אם הבעלים תוכיח שסימני המסחר שלה הינם סימנים מוכרים היטב בישראל היא תהיה זכאית למנוע רישום של סימנים מאותו הגדר סימנים ודומים עד כדי הטעיה בהתאם לסעיף 11(13) לפקודת סימני מסחר וכן לסעד במסגרת תביעת הפרה של סימן מסחר מוכר היטב בלתי רשום או במסגרת של תביעה בעילה של גניבת עין.

בהתאם להחלטתו של כבוד הרשם אלון, בקשת הביטול התקבלה ורישום סימני המסחר האמורים בפנקס סימני המסחר בוטל בגין אי-שימוש.

מדובר בהחלטה מעניינת מאוד המחדדת את חשיבות רישום סימן המסחר על-ידי הטוען לבעלות בו, כמו גם את חשיבות השימוש בסימן המסחר בפועל על-ידי הבעלים גם לאחר מועד הרישום.

משרדנו עוסק רבות בהליכי רישום סימני מסחר, בישראל וברחבי העולם. למשרדנו קשרים ענפים עם משרדי עורכי דין במדינות שונות ומקיים עמם שיתופי פעולה מלאים, שוטפים ופורים בכל הקשור והנוגע לצורכי לקוחותינו לרישום סימני מסחר באותן המדינות וכל הנלווה לכך.

כמו-כן, משרדנו ניהל ומנהל הליכים משפטיים רבים בפני כל הערכאות המשפטיות השונות, שעיקרם בטענות להפרת סימני מסחר, התנגדויות לרישום סימני מסחר ועוד, בהתאם לדרישות וצורכי לקוחותינו.

לפרטים נוספים, אנא צרו קשר בהקדם עם משרדנו. אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל דבר וענין ולהעניק לכם את שירותינו המשפטיים.

עו"ד עמית וולף – עורך דין סימני מסחר